Was müssen Sie über Verträge zur IP-Übertragung wissen?

Gerade kleine Startups mit Online-/Software-Bezug vergessen häufig zu dokumentieren, dass sie das, was sie anbieten, auch anbieten dürfen. Das Stichwort lautet: Nachweis der Gewerblichen Schutzrechte. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie sie hier mit Verträgen zur IP-Übertragung auf Nummer sicher gehen!

Wo liegt das Problem bei der IP-Übertragung?

Wenn Startups im Online-Bereich „loslegen“, kümmern sie sich entweder selbst um die Entwicklung ihrer Software, oder sie beauftragen damit eine Agentur. Gerade bei kleinen Startups passiert es häufig, dass Gründer die Software selbst entwickeln und sie erst später eine Personen- oder Kapitalgesellschaft (z.B. eine GmbH) gründen, welche dann mit den Leistungen an den Markt geht.

Aus rechtlicher Sicht ist dabei absolut zwingend, dass die Startup-Gesellschaft die Leistungen, die sie erbringt, auch erbringen darf. Ist das nicht der Fall, können andere Beteiligte (wie z.B. die beteiligte Agentur) sog. Rechte Dritter geltend machen und dem Startup das Geschäft untersagen. Häufig ist es aus Sicht der Startup-Gründer „selbstverständlich“, dass keine Rechte Dritter bestehen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Das mag häufig auch tatsächlich so sein. Spätestens aber, wenn es beim Startup zu einer Transaktion kommt (wie z.B. im Rahmen einer Finanzierungsrunde), reicht es den Investoren meist nicht mehr aus, in diesem Punkt auf das Wort der Gründer zu vertrauen. Investoren unterziehen Startups dann gerne einer „Due Dilligence“, der gründlichen Prüfung der aktuellen Situation und der Risiken des Unternehmens. Im Rahmen einer solchen Prüfung verlangen sie häufig, dass das Unternehmen tatsächlich und nachweisbar Inhaber der Unternehmensassets sein muss. Das kann bei IP-Rechten manchmal einfach nachzuweisen sein, aber längst nicht immer.

Um welche Schutzrechte geht es?

Vertreibt Ihr Unternehmen beispielsweise eine Software, müssen Sie lückenlos nachweisen können, dass Ihr Unternehmen auch Inhaberin der urheberrechtlichen Nutzungsrechte daran ist. Auch bei eingetragenen Rechten (v.a. Marken-/Designrechte, aber auch Patente) kann dieses Problem auftreten. Bestehen Anzeichen dafür, dass Ihr Unternehmen nicht Inhaber der Gewerblichen Schutzrechte ist, besteht die Gefahr, dass sich Käufer oder Investoren zurückziehen.

Die Lösung? Verträge zur IP-Übertragung!

Sie sollten mit den ursprünglichen IP-Inhabern (also den übrigen Gründern, Gesellschaftern, aber auch beteiligten Agenturen) in einer Vereinbarung zur IP-Übertragung festhalten, dass die Gesellschaft alle für den weiteren Geschäftsbetrieb erforderlichen geistigen Eigentumsrechte dauerhaft und uneingeschränkt erhält. Darüber hinaus sollte festgehalten werden, dass Sie sich für die Zukunft verpflichten, auch die noch entstehenden geistigen Eigentumsrechte dauerhaft, kostenlos und uneingeschränkt auf die Gesellschaft zu übertragen.

Ist die Übertragung der Eigentumsrechte – wie bspw. bei Urheberrechten – ausgeschlossen, sollten die Beteiligten sich dazu verpflichten, der Gesellschaft möglichst ausschließliche Nutzungsrechte im maximalen Umfang zu übertragen. Gleichzeitig sollten sie sich dazu verpflichten, bei der Notwendigkeit der Vornahme weiterer Rechtshandlungen zur Übertragung bzw. Nutzungsrechtseinräumung, die dafür notwendigen Erklärungen abzugeben und die erforderlichen Handlungen vorzunehmen (wie z.B. Mitwirkung bei der Ummeldung von Markenrechten und Übertragung von Domains).

Arbeitnehmer und freie Mitarbeiter

Im Übrigen verlangen Käufer oder Investoren regelmäßig, dass Sie dafür Sorge tragen, dass alle gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitnehmer, freie Mitarbeiter und Dienstleister Ihres Unternehmens alle im Rahmen ihrer Tätigkeit für Ihr Unternehmen geschaffenen oder erworbenen geistigen Eigentumsrechte auf Ihr Unternehmen übertragen. In der Regel lässt dies durch entsprechende Klauseln in den Mitarbeiter- und Dienstleisterverträgen geregelt. (Auf eine entsprechende Anlage im Arbeitsvertrag gehen wir in diesem Beitrag näher ein.)

Brauchen Sie Hilfe?

Steht bei Ihnen eine Übernahme oder eine Finanzierungsrunde bevor? Oder wollen Sie rein vorsorglich prüfen, ob Ihr Unternehmen „schwarz auf weiß“ über alle nötigen Rechte verfügt? Dann kontaktieren Sie uns! Wir prüfen das gerne für Sie und unterstützen Sie bei der Formulierung der dafür notwendigen Verträge.

Ihre Ansprechperson

Dr. Jochen Notholt

jn@comp-lex.de
+49 (0)89 41614295-2